国家工商行政管理总局商标评审委员会

关于第XXXX号“新星”商标争议裁定书

商评字[2004]第XXX号

申请人：姜堰市XXX有限公司。

地址：江苏姜堰市。

委托代理人：许某，泰州某律师事务所XX分所律师。

地址：姜堰（法院西侧）

被申请人：姜堰市B有限公司。

地址：江苏姜堰市。

委托代理人：扬州文津商标事务所

地址：江苏省扬州市盐阜西路16号。

申请人于1998年3月17日对被申请人已注册的1128380号“新星”商标（以下称争议商标）提出撤销注册不当申请，我委依法予以受理，并通知被申请人限期答辩。被申请人答辩到案。依据《商标评审规则》第三十条规定，我委组成合议组对本案依法进行了审理。现已审理终结。

申请人称：

一、申请人已注册的第1122210号“新星”商标（以下称引证商标）指定使用商品为“食品添加剂”，与争议商标指定使用商品“食用香精、香料”属于相同或类似商品。按照我国食品卫生法的规定，“食品添加剂”是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。“食用香精、香料”属于“食品添加剂”的范围，功能、用途都相同或十分相近。

二、争议商标由汉字“新星”及其拼音“XIN XING”和图形构成，引证商标由汉字“新星”及其拼音“XIN XING”和图形构成，争议商标与引证商标的名称相同、图形近似。

三、引证商标先于争议商标提出申请、获准注册。申请人于1996年9月25日提出引证商标的注册申请，于1997年10月28日获准注册。被申请人于1996年10月21日提出争议商标的注册申请，于1997年11月21日获准注册。

四、被申请人注册争议商标违反诚实信用的原则，属于恶意注册“申请人已经使用并为公众熟知”的商标。理由：1、申请人原名“泰县XX厂”，1992年6月变更为“泰县XX食品添加剂厂”，1995年更名为姜堰市XX食品添加剂厂。申请人最早于1989年即开始使用“新星”商标，现有证据表明，从1990年开始，申请人就在电器、食品添加剂（含香精、香料）等商品上一直使用“新星”商标至今；2、在姜堰市，一般消费者都知道“新星”商标或“新星牌食品添加剂”属于哪家企业，而申请人与被申请人仅相距两公里，又是同行，彼此情况十分了解；3、被申请人注册“新星”商标属于恶意。被申请人本有自己的商标“梅”牌（注册号：1126371），因申请人的“新星”牌香精、香料有广泛市场，对被申请人产生了威胁，被申请人便悄悄设计与申请人早已使用的“新星”商标完全近似的图样，并利用有关工作人员的失误，注册了争议商标，其注册争议商标后一直未使用，意在阻止申请人的正常使用“新星”商标。被申请人1998年2月26日拿到争议商标的注册后，就于1998年3月4日起诉，状告申请人侵犯其注册商标专用权，要求赔偿经济损失20万元，且不得使用“新星”商标，同时又向公安部门投诉申请人造假，要求查封申请人的产品。被申请人的所作所为，极大地冲击了申请人的生产、销售，使申请人受到很大打击。

综合上述，根据2001年10月27日修改前的《中华人民共和国商标法》（以下称原《商标法》）第二十七条和2002年9月15日前施行的《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条规定，请求商标评审委员会撤销争议商标的注册。

申请人为支持其主张，向我委提供了如下证据：

1、《中华人民共和国食品卫生法》第五十四条规定（复印件）；

2、《中华人民共和国食品卫生法讲话》中关于食品添加剂的注释（复印件）；

3、《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-86）有关章节（复印件）；

4、《生产许可证》及标有“新星牌”的图样各一份（复印件）；

5、建湖县产（商）品质量监督检验所出具的检验报告一份（复印件）；

6、1992年8月4日泰县卫生防疫站出具的鉴定报告一份（复印件）；

7、1992年9月25日扬州市卫生防疫站出具的检验报告一份（复印件）；

8、《企业法人申请变更登记注册书》（复印件）；

9、工矿产品购销合同七份（复印件）；

10、商标注册申请书一份及商标代理委托书一份（均为复印件）；

11、被申请人注册的“梅”商标档案和商品标贴一份（复印件）；

12、法院应诉通知书及诉状各一份（复印件）；

13、江苏省卫生厅食品产品卫生审查批件三份（复印件）；

14、1992年11月11日有关部门颁发的轻许证字第50号食品用化工产品生产许可证（复印件）；

15、卫生许可证一份（复印件）；

16、质量检测报告书三份（复印件）；

17、争议商标档案。

被申请人答辩称，一、引证商标与争议商标所使用商品的划分类别不同。《中华人民共和国商标法实施细则》第九条规定：申请商标注册，应当依照公布的商品分类表按类申请。按照1993年版的《类似商品区分表》，引证商标指定使用商品属于第1类，主要功能是防腐保鲜，争议商标指定使用商品属于第3类，主要功能是增香，二者不属于相同商品，存在根本区别。申请人利用食品卫生的有关资料来套原《商标法》的做法不妥。按照申请人的论点，则《类似商品区分表》对所有食品添加剂就无需分类了。

二、争议商标为被申请人独立构思而成，与引证商标的形状、组成、字体等方面有明显区别。“新星”是常用词，使用“新星”商标的企业很多。被申请人于1986年成立，专业生产食品添加剂、食用香精、香料等产品，于1990年左右开始使用“梅”牌、“新星”牌等商标，于1991年申请注册了“梅”商标，“新星”也作为未注册商标小量使用，后于1996年经查询得知“新星”商标尚未在第三类“食用香精、香料”商品上被注册，便在1996年10月提出争议商标的注册申请，商标局1997年11月21日核准该商标注册。可见，被申请人是按照诚实信用原则注册依法注册的，根本不存在恶意注册的情况。

三、申请人申请注册“新星”商标时，填报的指定使用商品是第1类的“食品添加剂”商品，未填报第3类的“食用香精、香料”。原《商标法》第十二条规定：同一申请人在不同类别的商品上使用同一商标的应当另行提出注册申请。申请人未在第三类上提出申请，说明其当时不想在该类别商品上申请“新星”商标注册。争议商标获准注册后，被申请人依法享有该商标的专用权，任何人不得侵犯，当申请人侵犯争议商标专用权时，被申请人理所当然起诉以寻求法律保护，不存在“恶意”。

四、原《商标法》对商标注册实行的是申请在先及按类注册的原则。引证商标与争议商标并无冲突。在注册前“新星”商标均被两企业使用，谁摹仿谁、谁是恶意很难说清。依据《中华人民共和国商标法》规定，引证商标只能在第1类“食品添加剂”上使用，争议商标只能在第3类“食用香精、香料”上使用。江苏省卫生厅食品卫生审查批件对《类似商品区分表》无约束力。

五、被申请人对商标一直很重视。使用争议商标的商品销售额已接近300万元，争议商标以被广大客户熟知并有良好声誉，一旦被撤销经济损失极大，不利经济发展及社会稳定，请评审委员会慎重考虑。

综上，申请人撤销争议商标的理由完全不成立。

被申请人为支持其主张，向我委提供了如下证据：

1、《中华人民共和国商标法实施细则》有关章节（复印件）；

2、1993年版《类似商品区分表》有关章节（复印件）；

3、引证商标与争议商标的注册情况（复印件）；

4、被申请人使用争议商标的商品标贴六份（复印件）；

5、原《商标法》有关章节（复印件）；

6、购销合同八份（复印件）；

7、1995年4月7日被申请人与客户签订的950629号工矿产品购销合同一份。

我委将被申请人的答辩及证据材料发送申请人，申请人提交补充理由认为，一、其从1990年起使用“新星”厂牌；二、被申请人是故意利用有关工作人员的失误注册了争议商标；三、被申请人与1998年3月4日起诉申请人侵权并索赔经济损失二十万元，后于1998年4月26日撤诉并支付案件受理费1000元，显然是其自动下台。被申请人向申请人销售单位所在地工商部门举报，要求查封申请人的产品，后市委市政府责成工商局出面并出具公函要求一律放行。被申请人将所有产品均印上“梅”、“绿苗”、“新星”商标，显然违反商标法的规定，且在大型订货会和销售市场干扰视听，扰乱申请人正常销售秩序，造成无法估计的损失。四、被申请人提供的合同复印件含糊不清，并有涂改痕迹，存在造假行为，且被申请人提交的证据7系伪造。申请人要求被申请人提供合同原件、顺序号合同书、国家有关部门出具的注有“新星”商标字样的产品质量检验报告（1992年度-2001年度）原件。

申请人提交了以下补充证据以支持其主张：

18、民事裁定书一份；

19、被申请人的举报函一份；

20、姜堰市工商局出具的公函一份（复印件）；

21、被申请人产品目录（复印件）；

22、姜堰市公证处出具的公证书八份；

23、法院应诉通知书及诉状各一份；

24、检验报告六份；

25、申请人与客户签定的购销合同三份；　　　　　　　　我委于2001年4月要求被申请人提交相关购销合同原件，被申请人提交了以下证据：8、1988年江苏省轻工业厅颁发的食品用化工产品生产许可证两份。

我委将申请人的补充理由及证据资料发送被申请人，被申请人提交的补充答辩中称其使用“新星”商标的产品销售额已近7000万元，并提出以下的证据：

9、争议商标的商标注册证（复印件）；

10、第1175578号、第1392075号“绿苗”商标注册证（复印件）；

11、第1126371号、第627676号“梅”商标注册证（复印件）；

12、商标局出具的变更申请受理通知书四份（复印件）；

13、商标局出具的核准转让注册商标证明两份（复印件）

14、商标局出具的核准变更商标注册人名义及地址证明一份（复印件）。

我委将被申请人的补充答辩及补充证据资料发送申请人，申请人认为，1、被申请人提出的“争议商标与引证商标所使用的商标划分类别不同”的理由不成立；2、分类表仅作参考；3、被申请人称其“新星”牌产品产值近7000万元毫无根据，申请人要求被申请人出示2001、2002年度的的相关销售及纳税证明；4、因被申请人的恶意造成申请人销售额及纳税急剧下降。综上，申请人认为被申请人提供的答辩材料及证据理由不成立，请求依法撤销争议商标。申请人同时补充了以下以下证据：

26、纳税证明两份；

27、申请人获得的荣誉及产品质量合格证书四份（复印件）；

28、江苏省社会团体会费收据两份（复印件）。

2004年5月，申请人委托代理人向我委提出以下意见认为，1、根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题的解释》的有关规定，争议商标与引证商标核定使用的商标应认定为同类商品，商品分类表是申请注册的分类依据，不是判断商品否相同或相似的依据，相关领域和公众对食用香精、香料显然认定为食品添加剂；2、引证商标申请在先、使用在先，争议商标依法不应核准注册；3、引证商标使用在先，被申请人注册争议商标违反现行《中华人民共和国商标法》“申请商标注册不得以不下当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，属于恶意抢注：4、争议商标应尽快撤销。

在以上证据交换过程中，被申请人对申请人提交的证据未提出异议，申请人对被申请人提交的证据6、7提出异议。

本案争议焦点在于；1、争议商标与引证商标是否属于使用在类似商品上的近似商标；2、被申请人注册争议商标的行为是否属于“以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标”。

我委经审理查明，1、《中华人民共和国食品卫生法》第五十四条规定：食品添加剂的含义是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质；2、申请人提交的证据9可以证明其早于1996年4月26日在“香草香精、香兰素精、奶油香精”商品上使用了“新星”商标；3、被申请人声称其提交的证据4能够证明被申请人于1991年即小量使用“新星”商标，因该证据所含的6张商品标贴上使用的生产者厂名均为“姜堰市食品化工厂”，而1991年泰县尚未更名为姜堰市，被申请人1991年的企业名称不是“姜堰市食品化工厂”。故我委对该证据不予采信；4、被申请人提交的证据7尚不具有足够证明力以证明其于1995年4月在“香元素精、香草香精”商品上使用了“新星”商标；5、申请人虽然对被申请人提交的证据6提出异议但没有提交足以反驳的相反证据；6、申请人无证据支持其提出的“被申请人提交的证据7系伪造”的主张。7、引证商标由申请人于1996年10月21日提出申请，于1997年10月28日获准注册，注册号为第1122210号。争议商标由被申请人于1996年11月11日提出申请，于1997年11月21日获准注册，注册号为第1128380号。

经合议组评议，我委认为，申请人未能提供证据证明其在食品添加剂商品上使用的“新星”商标在被申请人申请注册争议商标时“已经产生一定影响”，故被申请人注册争议商标的行为并未违反现行《中华人民共和国商标法》第三十一条“申请商标注册。。。不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；争议商标指定使用的“食用香精、香料”商品与引证商标指定使用的“食品添加剂”商品的用途、销售渠道、消费对象接近，属于类似商品，争议商标与引证商标的汉字、拼音完全相同，图形造型接近，两商标指定使用在食用香精、香料与食品添加剂商品上容易引起消费者混淆、误认，构成使用在类似商品上的近似商标，争议商标在“食用香精、香料”商品上的注册应予以撤销。

依据现行《中华人民共和国商标法》第三十一条、第四十一条第三款、第四十三条及《中华人民共和国商标法实施条例》第二十八规定，我委裁定如下：

申请人对被申请人注册的第1128380号“新星”商标所提撤销理由成立，该商标在“食用香精、香料”商品上的注册予以撤销。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京市第一中级人民法院起诉，同时向我委提交起诉状副本一份。

                              合议组成员：段建强

                                         乔烨宏

                                         段晓梅

2004年11月11日

抄送：国家工商行政管理总局商标局